Eén van de moeilijkste dingen in het merkenrecht is om te voorspelen of een merk voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk geregistreerd te worden. De merkenwet eist dat voor elk merk dat wordt aangemeld voor inschrijving in het merkenregister. Is het merk niet onderscheidend, dan geeft het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het merk geen plaatsje in het register en dus geen bescherming.
Onderscheidend vermogen ontbreekt bijvoorbeeld als een merk zuiver beschrijvend is voor de producten of diensten waar het voor wordt aangevraagd. Zo kom ik in het Benelux Merkenregister een flink aantal namen tegen die recent geweigerd zijn wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen: 5 Sterren Apotheek, De Groene Vakantiegids, EuroPort Business School, IT Management Groep, Speed Shave en Tankcheque; het is maar een kleine greep uit de meer dan 100 door het BBIE geweigerde merken in de maand april van dit jaar.
Nu had ik bij deze merken nog wel kunnen voorspellen dat ze het niet zouden halen. Tankcheque als merk voor een cheque waarmee je kunt tanken, is natuurlijk volstrekt beschrijvend en kan daarom natuurlijk niet als merk gemonopoliseerd worden.
Maar als ik de lijst van april verder door loop, kom ik toch ook namen tegen die ik best een kans had gegeven: Traumatherm als merk voor apparatuur voor fysiotherapie: waarom is dat niet onderscheidend? Ik zou het niet weten. En de merken Papazine en Mamazine voor tijdschriften, bedoeld voor papa en mama? De naam is natuurlijk wel verwijzend, maar dit zijn op zich toch best onderscheidende namen? Die hadden van mij best bescherming mogen krijgen.
Voor ondernemers (maar ook voor juristen die werken bij een merkenbureau) blijft het heel lastig vooraf in te schatten of een merk de vaak strenge toets van het BBIE zal doorstaan. Onvermijdelijk speelt subjectiviteit een belangrijke rol: een merk dat de één net voldoende onderscheidend vindt, is voor de ander toch te beschrijvend.
Afgelopen weken kwam ik weer een opvallende uitspraak tegen over onderscheidend vermogen. En als ik eerlijk ben: ook hier had ik voor de juiste inschatting van de uitkomst mijn hand niet in het vuur durven steken. Het ging hier om een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 21 april 2009 over de aanvrage door KPN van het merk 1333. KPN wilde dit nummer als merk claimen, maar zowel het BBIE als het Hof in beroep waren van mening dat het publiek ‘1333 niet zal zien als een teken dat waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert’.
Waarom eigenlijk niet, zo vraag ik mij af. Ik was echt niet van mijn stoel gevallen als hier het muntje net de andere kant op was gevallen. En wat helemaal opvallend is: het Europese merkenbureau OHIM blijkt exact hetzelfde merk van KPN zeer onlangs wél geaccepteerd te hebben. Over subjectiviteit gesproken. Al met al blijft het dus een beetje een loterij, die toets van het onderscheidend vermogen. Ondernemers moeten het er helaas maar mee doen. (14 mei 2009)
Bas Kist, Shieldmark.Zacco
